El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) hizo lugar a la demanda del empresario argentino Osvaldo Horacio Brucco y anuló la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) que le había negado el registro de la marca “TEQUILA” para distinguir clubes nocturnos y discotecas en Uruguay.
Brucco es una figura de la noche y la gastronomía en Buenos Aires y en La Barra. Es fundador de la legendaria discoteca Tequila de Buenos Aires, referente de la vida nocturna porteña durante décadas, del restaurante Gardiner y de Happening, dos instituciones de la gastronomía de la capital argentina. Su marca Tequila también opera en La Barra, consolidándose como uno de los emprendimientos más reconocidos del empresario en la zona.
La disputa se originó cuando Brucco solicitó ante la DNPI el registro de la marca mixta “TEQUILA” en la clase internacional 41, que agrupa servicios de clubes nocturnos y discotecas. La solicitud fue rechazada en noviembre de 2023, tras la oposición del Consejo Regulador del Tequila de México, que argumentó que “Tequila” es una denominación de origen protegida por la ley uruguaya y por el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Uruguay y México en 2003.
Clase 33 y clase 41
El empresario ya era titular del registro de la marca “TEQUILA” en la clase internacional 43, que abarca restaurantes, cantinas y bares, registro que había coexistido pacíficamente con la denominación de origen mexicana registrada en la clase 33 para bebidas alcohólicas. Brucco sostuvo que la prohibición de la DNPI era errónea porque el principio de especialidad marcaria impide extender la protección de una denominación de origen más allá de la clase de productos para la que fue registrada, y que los consumidores de servicios de discotecas no confundirían el establecimiento con la bebida alcohólica de origen mexicano.
El TCA, con sentencia redactada por la ministra Dra. Rosina Rossi y la firma de los ministros Cal, Corujo y Reyes, dio la razón al empresario por mayoría. El fallo consideró que la denominación de origen “Tequila” protege exclusivamente a la bebida alcohólica comprendida en la clase 33, y que su extensión a otras clases marcarias —como los servicios de entretenimiento nocturno de la clase 41— no encuentra sustento en la normativa aplicable. El Tribunal destacó además que ni el Estado ni el Consejo Regulador mexicano ofrecieron prueba alguna que acreditara confusión real en el público consumidor entre la discoteca y la bebida.
La sentencia señaló que la propia coexistencia previa y pacífica entre la marca “TEQUILA” de Brucco en la clase 43 y la denominación de origen en la clase 33 demostraba que no existía vulneración de derechos de terceros de buena fe. Aplicando el principio de especialidad y jurisprudencia anterior del propio Tribunal —incluyendo un precedente sobre el registro de la marca “Ginebra”— el fallo concluyó que la Administración realizó una interpretación errónea del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 17.011 al denegar el registro solicitado.
El fallo no fue unánime. El ministro Dr. Edgardo Ettlin emitió una discordia de extensos fundamentos, sosteniendo que “Tequila” es una denominación de origen renombrada a nivel mundial —hecho que el propio Brucco reconoció en su demanda— y que su protección debe ser transversal a todas las clases marcarias, independientemente del producto o servicio al que se aplique. Ettlin argumentó que permitir el registro podría generar un riesgo de dilución y asociación indebida con la denominación mexicana, además de constituir una forma de parasitismo de la reputación ajena.
Con la sentencia ejecutoriada, Brucco podrá avanzar en el registro de la marca “TEQUILA” para sus clubes nocturnos y discotecas en Uruguay, consolidando así la protección legal de una de las marcas más reconocidas de la noche rioplatense a ambas orillas del Río de la Plata
